是否专利侵权诉讼都一定要通过专利无效的手段来阻碍原告的权利？为何不能在诉讼阶段让法院都承接专利无效的工作？

  随着中国的专利申请数量逐年递增，而且对于知识产权的保护力度逐年增大，很多生产厂商和销售商家有意或无意碰到专利“擦边球”而被诉至法院的情况屡见不鲜。专利诉讼日渐增加，但确定专利的权利基础问题时，我国实行的是民事专利侵权诉讼和行政专利无效的二元分立体制。当面对诉讼的时候，很多被侵权人不了解专利无效和无效抗辩的区别和联系，因此在操作的时候或者眉毛胡子一把抓，专利无效申请和专利无效抗辩一起进行；或者不进行专利无效的申请，仅在诉讼中提出无效抗辩；甚至有的被诉侵权人在一审甚至二审败诉后，才向专利局提出专利无效申请，可为时已晚。如何正确认识专利无效和无效抗辩在中国目前的共融情况，对于当事人选择诉讼策略，提升效率，节省本金非常关键。

  对于在诉讼中是选择专利无效还是专利无效抗辩作为诉讼策略，首先要了解二者的定义及使用场景。专利无效是任何单位或个人均可依据《中华人民共和国专利法》第四十五条及《中华人民共和国专利法细则》第六十五条的相关规定，向国务院专利行政部门（《专利法》修改前为向专利复审委员会）请求宣告专利无效的一个行政手段。专利无效重在行政行为，请求方和被请求方虽然有几率存在对抗，但对抗感似乎并不强烈，专利无效以行政机关的审查为主。而专利无效抗辩是“在诉讼中或者诉讼外，一方当事人根据实体法和程序法对另一方当事人提出的防御性主张或者行动 [1] ”。因此，在诉讼过程中的无效抗辩包含实体上的抗辩和程序上的抗辩两类。实体上的抗辩，以期达成实体法上的法律效果，主要以三种抗辩形式存在，包括①权利障碍抗辩：主张对方的请求权因一定的事由，而自始不发生；②权利消灭抗辩，主张对方的请求权虽曾一度发生，后归于消灭；③权利阻止抗辩，主张对方的请求权因一定事由被阻。前两者系权利基础的灭失，而第三点系权利基础尚存，但被有效阻止。程序上的抗辩又分为妨诉抗辩和证据抗辩：其中，妨诉抗辩是指被告主张原告之诉讼要件欠缺以致诉讼不能合法成立，如受理法院无管辖权、原告重复起诉等；证据抗辩系被告以证据不符合合法性、真实性，无证据力等方面做抗辩。

  其次，通过无效抗辩的定义及应用可看出专利无效和无效抗辩的关系。如果专利无效，则专利权人自始至终失去了专利权，也就丧失了请求权的基础，也就属于实体抗辩中第一类的权利消灭抗辩，此时被诉侵权人也就不存在侵犯权利的行为。专利侵权诉讼的原告以被授权的专利被侵害为由，请求法院判令被告停止侵权、赔偿相应的损失等诉请均基于合法存在的专利权，若被侵权人通过专利无效程序，使得国务院专利行政部门宣告专利无效，则专利权人的专利自始无效，权利人向法院请求的基础丧失，进而其诉讼主张难以被法院支持。能够准确的看出，请求宣告专利无效的作用可以视作专利诉讼的第一道保护门神。

  因此，专利无效是被诉侵权人进行无效抗辩的一种方式，但是这种抗辩方式的审查主体却不是法院，而是专利复审委员会。一旦专利复审委员会将权利人的专利宣告无效或部分无效（特指被诉侵权的专利部分无效）后（虽然还能够最终靠行政诉讼救济，但如果无效结论被推翻，则属于另外的诉请 [2] ），则可能直接引发权利人丧失请求法院支持的权利基础，因此专利无效似乎是被诉侵权人最佳选择。但是，是否专利侵权诉讼都一定要通过专利无效的手段来阻碍原告的权利？为何不能在诉讼阶段让法院都承接专利无效的工作？

  专利侵权诉讼的原告一般是有备而来，在诉讼前做了大量的准备工作，对比完己方产品和被控侵权方产品的技术特征，确定侵犯权利的行为无误后方向人民法院提起诉讼。根据《民事诉讼法》第一百二十五条，被告应当在收到法院转送的起诉状等文件之日起十五天内提交答辩状。因专利案件涉及的技术问题很复杂，包括产品专利检索分析及技术比对、诉讼策略的选择、抗辩证据的收集等，十五天的答辩期对于被告来说是很紧张的。而根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条的规定，“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼”，被控侵权人在答辩期内可以以提起请求涉案专利权无效为由，请求中止诉讼。因此，从争取时间上来说，请求宣告专利权无效是一个必然要进行的操作。

  被诉侵权人在答辩期间内请求宣告该项专利无效的好处很多，除了上述的中止诉讼为己方争取时间，而且如果专利权人授权的专利存在专利法及专利法细则中规定的使得授权专利无效的情形，可能权利人还需要修改权利要求，进而破坏专利权人的专利权基础，限缩专利的保护范围。甚至如果专利权人的授权专利被无效掉，被诉侵犯权利的行为就难以取得法院的支持，而是直接驳回原权利人的诉讼请求，可以说无效申请是为被诉侵权方的抗辩设立了一道防御防线。

  既然无效程序好处如此之多，为何还要探讨无效程序和诉讼中的无效抗辩关系呢？如果无效程序这一门神都无法保护被诉侵权人，岂不是被诉侵权人就一定存在侵犯权利的行为了吗？正如全国人大代表，最高人民法院副院长罗东川在2019年两会期间提出的“我国专利无效程序的问题主要体现在两个方面：

  除此之外，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条的规定，在被诉侵权人向国知局提起专利无效宣告的申请同时，法院也有不中止诉讼的情况。实践中，除了权利人拿出强有力的检索报告或者专利权评价报告这种情形可以阻却被诉侵权人中止诉讼外，如果被诉侵权人提供的请求宣告该项专利权无效的证据或者依据的理由明显不充分的话，法院就不会中止诉讼。

  另外，即便被诉侵权人向国知局请求宣告专利无效，根据专利审查指南，当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，而专利复审委员会一般不主动调查收集审查案件需要的证据。只有对当事人及其代理人确因客观原因不能自行收集的证据，应当事人在举证期限内提出的申请，专利复审委员会认为确有必要时，才可以调查收集。综上，除了罗院长提出的上述两点问题外，能否收集到足够的证据以无效掉专利权人的专利也是不可被忽视的因素。被诉侵权人向国家知识产权局提交了请求无效宣告的申请，存在驳回全部申请或驳回部分申请的情况，此时权利人和被诉侵权人都可以向北京市高级人民法院提起行政诉讼（一审），如果对一审结果不服，还可以向最高人民法院上诉（二审），而一旦专利无效进入行政诉讼程序，此时遇到的问题就如同罗院长指出的那样：“真正有争议的双方当事人在后续诉讼程序中的地位失衡”、“当事人在诉讼程序中不能引入新证据，原则上也不能和解，人民法院只能维持或撤销复审委决定，不能直接决定专利权的效力”、“专利复审委员会在大量专利无效案件中作被告，疲于应诉，难以将有限的行政资源集中用于处理迅速增加的专利无效宣告请求”、“循环诉讼难以避免”。这里有一点需要非常指出：在专利行政诉讼中，“专利复审委员会由争议裁判者变成被告，事实上容易成为一方当事人的强势“代理人”，还可能会因其在诉讼程序中的不作为或者失误导致当事人利益受损”。因此，对于被诉侵权人，适用无效程序并非是专利诉讼的必经之路，也不一定会是最佳选择。

  除了以申请宣告专利无效的方式来进行专利权效力抗辩外，被诉侵权人还可以针对被诉侵犯权利的行为采取各类抗辩，最重要的包含专利无效抗辩、不侵权抗辩、不视为侵权抗辩（先用权抗辩、权利用尽抗辩、临时过境抗辩、专为科学和试验的抗辩及药品、医疗器械行政审批的抗辩）、现存技术及现有设计抗辩、合法来源抗辩和不停止侵权抗辩等。

  本文限于篇幅，仅讨论专利无效抗辩。根据《专利法细则》第六十五条第二款中规定的“无效宣告请求的理由”，可大体分为三类：第一类是判断涉案的专利是不是满足专利法规定的新颖性或创造性；第二类是涉案专利的说明书或权利要求书书写是否合规，即是不是满足专利法第二十六条第三款、第四款规定的问题；第三类是行政规范的问题，包括涉案的发明专利申请是否未经保密审查而直接向外国申请专利的问题、是否属于滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益的问题，是否属于重复授权的问题等。无效抗辩的抗辩理由和申请宣告无效的法理基础相同，但法院审理的内容仅涉及专利权在本案中的效力的问题，其裁决并不对专利是否有效作出普世的判定，专利的有效性是行政部门审查的权利。在专利侵权诉讼中，专利无效抗辩的事由以前两类为主，第三类涉及国知局行政管理的问题故而此类无效抗辩不宜由法院介入。

  《专利法》第二十二条第二款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现存技术；也没有一点单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。因此，若以涉案专利不符合“新颖性”为由进行抗辩，应当按“现存技术抗辩”和“抵触申请（申请在先，公开在后的专利申请）抗辩”两种抗辩形式进行。根据《专利审查指南》（2020）规定，判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现存技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的有关技术内容单独地作比较，不得将其与几项现存技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合作对比。因此，无论是哪种抗辩形式，就发明或实用新型专利的新颖性而言，都应满足单独对比原则。我国法院对“抵触申请抗辩”的观点是虽然和现存技术不同，但在案件审理时亦是类比于现存技术：“被控侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，人民法院可以参照适用现存技术抗辩的规定 3 ”。因此，以涉案专利不符合新颖性作为专利无效抗辩事由的性质，实质上是与现行专利法规定的现存技术抗辩性质相同。

  根据《专利审查指南》（2020）发明创造性的审查规定：“发明的创造性，是指与现存技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。”因此，发明的创造性不能是现存技术或现有被公知的内容。指南还规定：“与新颖性单独对比的审查原则(参见本部分第三章第3.1节) 不同，审查创造性时，将一份或者多份现存技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。”，因此，在向国知局申请专利无效的时候，采取审查的文件可以是一份或多份现存技术的组合做综合判定。但在法院审理权利人涉案专利的创造性时，被诉侵权人以现存技术作为抗辩，只能是以一份和涉案专利最接近的现存技术和公知常识结合向法院说明被诉侵权产品为现存技术，进而进行专利无效抗辩。各地法院在审理现存技术的抗辩的规定大同小异，通过“现存技术+公知=被诉侵权专利”可得出侵权专利为现存技术的结论：“在被告提供充分证据证明其使用的技术属于一项现存技术方案与所属领域普通技术人员广为熟知的公知常识简单组合的情形下，应当允许其进行现存技术抗辩 [4] ”、“所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现存技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现存技术 [5] ”。由此可见，如果涉及到更复杂的多个现存技术文件对比，需要组合成“现存技术+现存技术=权利人专利”时候，则更加倾向于向专利复审委员会请求权利人的专利无效。

  《专利法》第二十六条第三款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员可以在一定程度上完成为准。”，《上海市高级人民法院专利侵权纠纷审理指引（2011）》关于权利要求如果得不到说明书的情况也做过阐述：“说明书及附图未描述权利要求中功能性特征所记载功能的具体实施方式时，可直接认定专利侵权指控不能成立”，因此，在专利侵权诉讼中，如果被控侵权人有证据证明涉案专利存在“说明书公开不充分”的瑕疵，法院是可以直接得出被告实施的方案不构成专利侵权的结论的。在（2013）沪高民三（知）终字第96号诺基亚公司与上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷二审民事判决书中，上海市高级人民法院认为：由于涉案专利权利要求7包含功能性技术特征，且结合涉案专利说明书及附图仍然不能确定权利要求7的保护范围，故无论被控侵权产品的技术方案如何，上诉人诺基亚公司的侵权指控均不能成立。

  《中华人民共和国专利法》第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”，第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图能够适用于解释权利要求的内容。”，《上海市高级人民法院专利侵权纠纷审理指引（2011）》也明确规定“权利要求中有限定技术方案用途或者应用领域记载的，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中记载的用途或者应用领域对权利要求保护范围的界定具有限定作用”，可见，专利权保护范围的清晰界定对于认定被诉侵权技术方案是否构成侵权很重要。在指导案例55号柏万清诉成都难寻物品营销服务中心等侵害实用新型专利权纠纷案中，四川省高级人民法院认为：涉案专利的权利要求1对其所要保护的“防电磁污染服”所采用的金属材料来限定时采用了含义不确定的技术术语“导磁率高”，并且在其权利要求书的其它部分以及说明书里面均未对这种金属材料导磁率的具体数值范围进行限定，也未对影响导磁率的其它参数进行限定；本案审理过程中，柏万清也未提供证据证明防辐射服的“导磁率高”在本领域中有公认的确切含义。

  故而，法院认定“被控侵权产品未落入涉案专利权利要求1的保护范围”。本案的裁判要点指出：“专利权的保护范围应当清楚，如果实用新型专利权的权利要求书的表述存在很明显瑕疵，结合涉案专利说明书、附图、本领域的公知常识及相关现存技术等，不能确定权利要求中技术术语的具体含义而导致专利权的保护范围明显不清，则因无法将其与被诉侵权技术方案进行有实质意义的侵权对比，从而不能认定被诉侵权技术方案构成侵权。”

  专利无效申请和无效抗辩的关系在上述举例过的诺基亚公司与上海华勤通讯技术有限公司（以下简称“上海华勤公司”）侵害发明专利权纠纷案中体现的非常具体：2011年3月，上海华勤公司首次针对其“选择数据传送方法”专利向专利复审委员会提起无效宣告请求。2011年8月，专利复审委员会对该案进行口头了审理，并于2012年4月作出审查决定，宣告涉案专利权部分无效（此时权利要求7有效）。上海华勤公司不服，后起诉至法院，北京高院于2013年6月作出二审行政判决，维持上述无效决定。但，在专利复审委员会作出上述决定后不久，上海一中院便就“选择数据传送方法”专利侵权一案作出一审判决，上海一中院经审理认为涉案专利相关权利要求的保护范围不能确定（权利要求7涉及的保护范围不能确定），判定上海华勤公司不构成侵权，驳回了诺基亚公司的诉讼请求。2014年2月，上海高院作出终审判决，决定维持一审判决。2012年6月，上海华勤公司收集了新证据后，再次针对“选择数据传送方法”专利提起无效宣告请求。2013年11月专利复审委员会作出审查决定，认定涉案专利相关权利要求不具备创造性，宣告该专利权全部无效。可见，虽然此案经过专利复审委员会进行过无效性审查（第一次），但假如没有上海法院针对涉案专利熟稔的判定，此案的裁判结果对于上海华勤公司可能会不容乐观。而向专利复审委员会申请专利无效的过程中，需要上海华勤公司提供足以使其确信权利要求无效的证据，才能够达到想要的效果，此过程不但冗长，而且对于申请人的要求很高。

  虽然很多专家学者探讨借鉴美国、日本及我国台湾地区引入专利无效抗辩的成功经验 [6] ，但是作者觉得我国的专利无效制度和专利无效抗辩双轨并行制度系基于我国存在大量低质量、纠纷多的专利的情况下而存在的，双轨并行制度还是很有必要的。而且双轨并行的制度对涉案当事人是利大于弊：如果当事人追求的是专利权人的专利无效，使其丧失请求权基础，那就能依照专利法的规定，有权向国家知识产权局提出无效宣告请求；如果被诉侵权人囿于金钱和时间的关系，也可通过除无效权利人专利外的方式来进行诉讼抗辩，被诉侵权人可在法院审理阶段提出专利无效的抗辩配合其他抗辩一起；如果案件复杂程度高，被诉侵权人更大程度上可能结合专利无效和无效抗辩，再综合运用其他抗辩方式一同进行。随着审理知识产权案件法官的水平慢慢的升高，被诉侵权人完全可结合自己情况选不一样的诉讼策略来保护自身的合法权益。

  [1]柳经纬、尹腊梅：《民法上的抗辩与抗辩权》，载《厦门大学学报》（哲学社会科学版），2007年第2期

  [2]宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司、小米通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷二审民事裁定书（（2019）最高法知民终507号）

  [3]《两会 罗东川：修改完善专利无效程序》，载“中国审判”微信公众号2019年3月15日。

  [5]《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》

  [6]《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）理解与适用》 P636